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OGH 4Ob141/16p, 21.2.2017 - Patentrecht: OGH-Entscheidung "Nadelschutzvorrichtung"05.03.2018

OGH 21.2.2017, 4 Ob 141/16p

In dem der OGH-E Nadelschutzvorrichtung (OGH 21.02.2017, 4 Ob 141/16p) zugrundliegenden Verfahren begehrte der ASt im patenrechtlichen Sicherungsverfahren neben der Unterlassung des Anbietens, Inverkehrbringens und Gebrauchens der Eingriffsgegenstände auch, dass dem AG aufgetragen werde, die im Unterlassungsbegehren bezeichneten Eingriffsgegenstände, die sich im Besitz Dritter befanden, zurückzurufen. Der AG wendete die Nichtverletzung und Nichtigkeit des Klagepatents ein. Der OGH bestätigte die vom OLG Wien erlassene Unterlassungsverfügung, folgte dem RevRek aber teilweise und wies den Rückrufanspruch ab. Die Entscheidung ist in zweierlei Hinsicht beachtlich:

Zum einen überrascht der OGH damit, dass er – im Gegensatz zum OLG Wien als Rekursgericht – im Revisionsrekursverfahren tief in die sachliche Prüfung des Rechtsbestands einsteigt; das OLG Wien hingegen hatte die E in einem parallel geführten Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem EPA abgewartet und ist sodann – ohne einer detaillierten sachlichen Prüfung – der E der BK gefolgt. Sofern vom AG keine Bescheinigungsmittel vorgelegt werden, welche über die Beweismittel im Einspruchsbeschwerdeverfahren hinausgehen, erscheint im Provisorialverfahren ein derartiges Abstellen des Rekursgerichts auf die in einem vollen kontradiktorischen Verfahren gewonnene Erkenntnis sachgerecht. Die detaillierte Prüfung des behaupteten mangelnden Rechtsbestands durch den OGH überrascht umso mehr als auch der OGH schlussendlich erkennt, dass dem AG die Glaubhaftmachung des mangelnden Rechtsbestands nicht gelungen ist.

Zum anderen hat die grundsätzliche Ablehnung der Zulässigkeit des Rückrufanspruchs im Provisorialverfahren bereits eine angeregte Diskussion in der Literatur hervorgerufen (ZTR 2017,52 = MR 2017,97 (Kresbach/Heil) = Jus-Extra OGH-Z 6219 = ecolex 2017/281 S 692 (Zemann) -ecolex 2017,692 (Zemann) = GRUR Int 2017,744 = ÖBl 2017/66 S 245 (Göbel/Gassauer‑Fleissner) - ÖBl 2017,245 (Göbel/Gassauer‑Fleissner). Der OGH erachtet demnach einen Rückrufanspruch im Provisorialverfahren für unzulässig, da (i) ein Rückruf aus den Vertriebswegen in der DurchsetzungsRL nur im Abschnitt über Sachentscheidungen, nicht aber im Abschnitt über Sicherungsmaßnahmen vorgesehen ist und (ii) im Sicherungsverfahren keine nicht mehr rückführbare Situation geschaffen werden dürfe (RIS‑Justiz RS0009418 [T5]; RS0005696).

Wie bereits in der Literatur (s.o.) zutreffend aufgezeigt, greift die Begründung, dass der Rückruf aus den Vertriebswegen in der DurchsetzungsRL nicht im Abschnitt über Einstweilige Maßnahmen genannt ist, sicherlich zu kurz, da es den MS selbstverständlich freisteht, über den in der RL vorgeschriebenen Mindeststandard hinauszugehen.

Interessant ist die Bejahung des Unterlassungsanspruchs und die gleichzeitige Verneinung des Rückrufanspruchs (im Provisorialverfahren) durch den OGH insb in Anbetracht der gerade in Deutschland intensiv geführten Diskussion über den Verpflichtungsumfang von Unterlassungsverfügungen in Anbetracht der jüngeren Rsp des BGH (BGH 19.11.2015, I ZR 109/14, Hot Sox, BGH 29.9.2016, I ZB 34/15, Rescue Tropfen). Demnach schuldet ein Unterlassungsschuldner – jedenfalls im Hauptverfahren -- nicht nur die Unterlassung als solche, sondern ihn treffen auch weitere Pflichten. Nach Ansicht des BGH muss der Patentinhaber daher gar nicht explizit den Rückruf beantragen; vielmehr treffen den Unterlassungsschuldner schon aufgrund einer verfügten Unterlassung auch die Pflicht mögliche und zumutbare Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands, einschließlich des Rückrufs, vorzunehmen.

In einem aktuellen Beschluss (BGH, 11.10.2017, I ZB 96/16) nahm der BGH nun ergänzend zum Umfang von Unterlassungsverfügungen in Provisorialverfahren Stellung. Trotz der nach den beiden vorstehend genannten E entbrannten Kritik bleibt er grundsätzlich bei seiner Rechtsansicht, relativierte jedoch, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren kein Rückruf also solcher erforderlich sei. Es läge allerdings regelmäßig keine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache vor, wenn der Schuldner die von ihm vertriebenen Waren nicht zurückzurufen, sondern seine Abnehmer lediglich aufzufordern hat, die erhaltenen Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung vorläufig nicht weiterzuvertreiben.

Somit hat der BGH in der Frage des Rückrufanspruchs im Provisorialverfahren einen fein austarierten Kompromiss gefunden, mit welchem keine nicht mehr rückführbare Situation geschaffen wird. Es bleibt abzuwarten, ob sich der OGH – im Lichte der vorgebrachten Kritik – allenfalls diesem „Rückrufanspruch light“ zukünftig anschließen wird.

DI Dr. Rainer Beetz, Sonn & Partner Patentanwälte

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