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Editorial und Inhalt

ÖBl [2019] 3 - Seiten 113 - 160

[EDITORIAL] von Reinhard Hinger
"20 Minuten"


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"20 Minuten"

Ein "bisschen schwanger" sein geht nicht; ob man ein Patent "ein bisschen" verletzen kann - also zwar nicht wirklich, aber eigentlich doch?

Zum Beispiel: Am patentierten Apparat sind Messer in einem Winkel von 9° bis 12° angebracht; am Eingriffsgegenstand in einem Winkel von 8°40'. Da der Schutzbereich des Patents in den Patentansprüchen genau angegeben werden muss (§ 91 Abs 1 PatG; Art 84 EPÜ: "deutlich und knapp"), konnte der Winkel nicht mit "circa 9° bis 12°" beschrieben werden. Dass ein Winkel von 8°40' außerhalb von 9° bis 12° liegt, ist evident. Offenbar wurde es aber nicht als fair empfunden, dass jemand ungeschoren davonkommt, der am geschützten Bereich genau um 20 Winkelminuten vorbeizielt.[1]

Das Problem, dass ein Text nie alle Fragen beantwortet, ist alt; schon ein römischer Jurist der Antike erhob den Zeigefinger: Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem.[2]

Wir stehen auf dem weiten Feld der "äquivalenten Patentverletzung". Die Abgrenzung, wodurch ein Patent noch verletzt wird und wodurch nicht mehr, wird versuchsweise auf drei Beine gestellt, nämlich auf (a) die Gleichwirkung, (b) das Naheliegen und (c) die Gleichwertigkeit, die die größten Schwierigkeiten macht, weil schon in ihrem Begriff die "Wertung" steckt und weil sie ja genau das bedeutet, wonach gesucht wird: die "Äquivalenz".[3]

Zuletzt hat der UK Supreme Court (UKSC) die Frage nach dieser Gleichwertigkeit neu formuliert.[4] Frei übersetzt und auf das Wesentliche verkürzt geht es darum, ob die Fachperson beim Lesen der Patentschrift[5] (FN 5) annimmt, dass es dem Erfinder auf die wörtliche Einhaltung der Patentansprüche ankam.[6] Wenn ja: keine Verletzung, auch wenn der Winkel der Messer nur um 20 Minuten abweicht; wenn nein: Verletzung.

Anders als der UKSC hat das OLG Wien im vergleichbaren Fall[7] keine Fragen neu formuliert, sondern einfach - dem Mainstream aller europäischen Entscheidungen in dieser Sache folgend - die Äquivalenz bejaht. Das Fehlen von über den Einzelfall hinaus verwertbaren Klarstellungen wurde bedauert.[8]

Dass derartige Äquivalenzentscheidungen jedoch stets von allen möglichen Umständen des Einzelfalls abhängen, auf Wertungen beruhen und daher auch künftig schwer vorhersehbar sind, meint Ihr



[1] BGH 12. 3. 2002, X ZR 168/00, Schneidmesser.

[2] Celsusin D.1.3.17: “Nicht der kennt die Gesetze, der nur ihre Wörter kennt, sondern auch ihre 'Kraft und Macht'“ (auch die Übersetzung lässt viel Spielraum zum Bewerten: “Sinn”, “Zweck”, “Bedeutung”, “Tragweite”, “Wirkung”, “Ziel”).

[3] Von aequus = gleich und valor = Wert.

[4] 12. 7. 2017 [2017] UKSC 48, Actavis/Lilly, Pemetrexed; vgl dazu ausf Beetz, Ka=Na - das neue Bicalutamid? ÖBl 2018/38, 150; pointiert Alge, Erfindung und Sprache - das Streben nach mehr (fachmännischer) Kompetenz in der Äquivalenz, ÖBl 2018/36, 148.

[5] Nicht auch des Erteilungs-Akts(?).

[6] “Would such a reader of the patent have concluded that the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent was an essential requirement of the invention?” (Nicht ganz ernst: Man könnte den Erfinder, wenn er noch lebt, fragen, doch wäre die Antwort derart vorhersehbar, dass man sich die Frage ersparen kann.).

[7] 12. 4. 2018, 133 R 15/18f, Pemetrexed.

[8] ÖBl-LS 2019/2, 30 (Beetz).

 

Reinhard Hinger

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