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Ist das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zu prüfen, wenn nur mangelnde Neuheit im Einspruch gegen die Patenterteilung geltend gemacht wurde?17.05.2021

In einem neuen Erkenntnis klärt der OGH, ob in einem Einspruchsverfahren, in welchem mangelnde Neuheit als Einspruchsgrund geltend gemacht wurde, im Falle des Bejahens von Neuheit, der Schutzgegenstand auch hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit zu prüfen ist (OGH 18.2.2021, 4Ob167/20t - Drosselspule).

Ist das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zu prüfen, wenn nur mangelnde Neuheit im Einspruch gegen die Patenterteilung geltend gemacht wurde?

Im Ausgangsverfahren hatte die Antragstellerin Einspruch gegen die Erteilung eines Patents betreffend eine Drosselspule erhoben. Die Einsprechende argumentierte, dass der Gegenstand des Streitpatents gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik weder neu noch erfinderisch sei; zudem argumentierte sie auch, dass es dem Schutzgegenstand gegenüber einer offenkundigen Vorbenutzung an Neuheit fehle.

Die Technische Abteilung des Patentamts gab dem Einspruch teilweise statt, widerrief das Patent im Umfang einiger Ansprüche, hielt das Streitpatent aber insb im Umfang von Anspruch 4 aufrecht. Die Antragstellerin bekämpfte diese Entscheidung mit Beweisrüge in Ansehung der Feststellungen zu den behaupteten Vorbenutzungen und macht in ihrer Rechtsrüge geltend, dass das angegriffene Patent auch in Bezug auf u.a. Anspruch 4 weder neu noch erfinderisch sei.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs der Antragstellerin Folge, hob die angefochtene Entscheidung auf und trug der Technischen Abteilung des Patentamts die neuerliche Entscheidung auf, da die Frage der erfinderischen Tätigkeit von Anspruch 4 ungeprüft bliebt und somit die Sachanträge nicht vollständig erledigt seien. Die Antragstellerin hatte zwar nur ganz allgemein behauptet, dass dem angegriffenen Patent insgesamt die erfinderische Tätigkeit fehle und hatte hinsichtlich der Vorbenutzung nur das Fehlen von Neuheit substantiiert ausgeführt. Das Rekursgericht erkannte aber, dass die beiden Voraussetzungen Neuheit und erfinderische Tätigkeit zueinander in einem engen Verhältnis, sodass bei der Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, auch – und zwar für den Fall, dass die Neuheit zu bejahen sei – die Frage der erfinderischen Tätigkeit beantwortet werden müsse. Das Rekursgericht lies den Revisionsrekurs zu der Frage zu, ob allein die Behauptung, einer Erfindung fehle die Neuheit, die Behörde verpflichtet, die Existenz der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen, wenn die Neuheit bejaht werde.

Der OGH bestätigte die Entscheidung des OLG Wien:

Das österreichische Einspruchsverfahren ist vom Dispositionsgrundsatz geprägt; nicht geltend gemachte Einspruchsgründe sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, der Einspruchsgrund braucht aber nicht explizit genannt zu werden, sofern er sich aus dem Zusammenhang klar ergibt. Sofern dieselben Tatsachen zu einer anderen Rechtsfolge führen, ist eine Änderung der Anspruchsgrundlage zulässig. Die Grenzen der Entscheidungsbefugnis werden nämlich nicht nur durch den Inhalt des Sachantrags, sondern auch durch das den Antrag begründende Tatsachenvorbringen abgesteckt. Das Gericht ist deshalb nicht gehindert, dem Antrag aus einem anderen Rechtsgrund als dem ausdrücklich genannten – und durch Sachvorbringen geltend gemachten – zu entsprechen (vgl RS0124048; RS0058336; RS0037447). Der OGH bestätigt das Rekursgericht dahingehend, dass ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen mangelnder Neuheit und Erfindungshöhe besteht; die mangelnde Neuheit könne als der Spezialfall einer „Erfindungshöhe von Null“ angesehen werden. Bei mangelnder Neuheit kommt es auf eine Erfindungshöhe (Erfindungseigenschaft, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen) nicht mehr weiter an, weil erfinderische Tätigkeit Neuheit zur Voraussetzung hat. Der Einwand der mangelnden Neuheit muss daher – bei gegebenem sachlichem Zusammenhang – in einer zweiten Stufe (nachdem die Neuheit bejaht wurde) zur Prüfung (auch) der erfinderischen Tätigkeit führen.

Ein Verweis der Revisionsrekurswerberin auf die Entscheidung G 7/95 (in welcher erkannt wurde, dass erfinderische Tätigkeit und Neuheit zwei unterschiedliche Einspruchsgründe sind) veranlasste den OGH dazu klarzustellen, dass der Oberste Gerichtshof zur Sicherstellung einer harmonisierten Auslegung der patent- bzw. gebrauchsmusterrechtlichen Schutzanforderungen nach den nationalen Rechtsvorschriften im Lichte des Europäischen Patentübereinkommens auch auf die Rechtsprechung des EPA zurückgreift. Dies gelte allerdings nicht für Bestimmungen des Verfahrensrechts, da Verfahrensvorschriften – anders als das materielle Recht – nicht harmonisiert seien und die aufgeworfene Rechtsfrage folglich ausschließlich nach nationalem Verfahrensrecht zu entscheiden sei. Dies könnte Auswirkungen auf die künftige Rechtsprechung des OLG Wien haben, das sich auch in verfahrensrechtlichen Fragen in seiner jüngeren patentrechtlichen Rechtsprechung stark an den Bestimmungen des EPÜ orientiert hat. Weshalb der OGH dann – in Widerspruch zu seinen vorstehenden Ausführungen – in seiner Begründung erst recht wieder auf eine Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA verweist, bleibt allerdings unergründlich.

Auch hinsichtlich der Frage einer impliziten Geheimhaltungspflicht bestätigte der OGH das Rekursgericht: Die gegenständlichen Vorbenutzungen betrafen keine auf den Kunden zugeschnittene Einzelanfertigung, sondern es erfolgten mehrere Lieferungen mit im Wesentlichen derselben Spule, die jeweils an die Bedürfnisse des Kunden angepasst wurde. Bei derartigen vorbehaltlosen Mehrfachverkäufen treffe die Rechtsansicht des Rekursgerichts zu, dass nicht von einer impliziten Geheimhaltungspflicht ausgegangen werden kann. Ob im Falle einer auf den Kunden zugeschnittene Einzelanfertigung eine implizite Geheimhaltungs-vereinbarung angenommen werden könne, könnte daher dahinstehen; der OGH lässt aber anklingen, dass er geneigt ist dieser Rechtsansicht beizutreten.

Rainer Beetz

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Ist das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zu prüfen, wenn nur mangelnde Neuheit im Einspruch gegen die Patenterteilung geltend gemacht wurde?17.05.2021

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