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"Baucherlwärmer" – EuGH zur Konnexität von Verletzungs- und Widerklageverfahren bei Unionsmarken07.11.2017

von Mag. Hans Lederer, Rechtsanwalt, CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH

Im Juli 2016 erging ein Vorabentscheidungsersuchen des OGH an den EuGH zur Konnexität von Verletzungs- und Widerklageverfahren bei Unionsmarken (vgl http://www.oev.or.at/?story=483). Am 19.10.2017 fällte der EuGH nun sein Urteil (Rs C-425/16). 

1.         Rechtliche Grundlage

Gemäß Art 99 Abs 1 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (= UMV alt) (nunmehr: Art 127 Abs 1 Verordnung [EU] Nr. 1001/2017 [= UMV]) haben die Unionsmarkengerichte in einem Verfahren wegen Verletzung  einer Unionsmarke (Art 96 lit a UMV alt; nunmehr: Art 124 lit a UMV) von deren Rechtsgültigkeit auszugehen, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird. Einredeweise kann sich der Beklagte in einem Verfahren wegen Verletzung einer Unionsmarke lediglich darauf berufen, dass die Unionsmarke wegen mangelnder ernsthafter Benutzung zum Zeitpunkt der Verletzungsklage für verfallen erklärt werden könnte (Art 127 Abs 3 UMV; nicht mehr möglich ist hingegen der in Art 99 Abs 3 UMV alt noch vorgesehene Einwand, dass die Unionsmarke wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt werden könnte). 

Insoweit unterscheiden sich die Verfahrensbestimmungen für Unionsmarken vom österreichischen Prozessrecht, wonach ein Gericht im Verletzungsverfahren den Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit einer österreichischen Marke oder einer internationalen Registrierung ohne Einschränkungen auf bestimmte Gründe auch dann vorfrageweise prüfen kann, wenn der Beklagte keinen entsprechenden Löschungsantrag beim Österreichischen Patentamt erhebt; Widerklagen sind in Verfahren nach dem MarkenschutzG nicht vorgesehen.

2.         Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

Der Inhaber der Unionsmarke "Baucherlwärmer", unter der er seit dem Jahr 2000 einen Kräuteransatz vertreibt, erhob beim Handelsgericht Wien Klage wegen der Verletzung seiner Unionsmarke gegen die Anbieterin einer Kräutermischung zum Ansetzen in hochprozentigem Alkohol, die diese ebenfalls mit "Baucherlwärmer" kennzeichnet. In dem Verfahren wendete die Beklagte mitunter ein, der Kläger habe die Unionsmarke sittenwidrig und bösgläubig erworben. Aus diesem Grund erhob sie beim Handelsgericht Wien auch eine Widerklage auf Nichtigerklärung der Unionsmarke des Klägers.

Das Handelsgericht Wien unterbrach das Verfahren über die Widerklage bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verletzungsverfahrens. Zwar wurde dieser Unterbrechungsbeschluss im Rechtsmittelweg behoben, ein Urteil über die Widerklage erging jedoch nicht. Vielmehr wies das Handelsgericht Wien die Verletzungsklage mit der Begründung ab, der Kläger habe die Unionsmarke böswillig angemeldet. Diese Entscheidung wurde vom Oberlandesgericht Wien bestätigt.

Der vom Kläger mit Revision angerufene OGH bat den EuGH folglich um Vorabentscheidung zur Frage, wann nach Art 99 Abs 1 UMV alt (= Art 127 Abs 1 UMV) im Verletzungsverfahren entschieden werden kann, wenn eine Widerklage erhoben wurde: Sobald die Klagsmarke mit Widerklage angefochten wird (erste Möglichkeit), sobald im Widerklageverfahren eine Entscheidung ergangen ist (zweite Möglichkeit) oder erst nach Rechtskraft der Entscheidung im Widerklageverfahren (dritte Möglichkeit)?

Diese Frage stellt sich insbesondere, weil das österreichische Zivilprozessrecht – anders als das Zivilprozessrecht in anderen Mitgliedstaaten – nicht zwingend vorsieht, dass eine Widerklage im selben Verfahren und vor demselben Richter oder Gericht erhoben wird, bei dem die Hauptklage, also die Verletzungsklage, anhängig ist und der bzw das gleichzeitig über beides in einem einzigen Urteil entscheidet. Genau dieses Konzept liegt aber den Bestimmungen über das Widerklageverfahren in der UMV zu Grunde. Ein entsprechendes Bewusstsein ist für das Verständnis der Bestimmungen dienlich.

3.         Entscheidung des EuGH

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass im Ausgangsverfahren der Erfolg oder die Abweisung der Verletzungsklage allein vom Einwand der Nichtigkeit der dort ins Treffen geführten Unionsmarke abhing; die auch den Gegenstand des Widerklageverfahrens betreffende Vorfrage also präjudiziell für die Entscheidung über die Verletzungsklage war.

In seinem Urteil vom 19.10.2017, Rs C-425/16, hielt der EuGH nun fest, dass einerseits eine wegen der Verletzung einer Unionsmarke erhobene Klage wegen eines absoluten Nichtigkeitsgrunds (Art 59 UMV) – wohl aber auch wegen eines Verfallsgrund (Art 58 UMV) oder eines relativen Nichtigkeitsgrunds (Art 60 UMV) – nicht abgewiesen werden darf, ohne dass das Gericht, bei dem beide Klagen anhängig sind, der vom Beklagten des Verletzungsverfahrens erhobenen und auf denselben Nichtigkeits- oder Verfallsgrund gestützten Widerklage stattgegeben hat (erste Vorlagefrage).

Insbesondere aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke (Art 1 Abs 2 UMV) ergebe sich, dass widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des EUIPO zu vermeiden sind und dass sich Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung einer Unionsmarke wirksam auf das gesamte Gebiet der Europäischen Union erstrecken müssen, also eine Wirkung erga omnes entfalten. Von diesem Grundsatz würde abgewichen, wenn allein das Erheben einer Widerklage genüge, um aufgrund parallel zur Widerklage einredeweise geltend gemachter Nichtigkeits- oder Verfallsgründe von der Annahme der Rechtsgültigkeit einer Unionsmarke im Verletzungsprozess abgehen zu können. Schließlich wirkt eine solche Entscheidung lediglich inter partes.

Andererseits kam der EuGH zu dem Schluss, dass die Entscheidung über die Widerklage nicht rechtskräftig sein muss, damit das Gericht, bei dem beide Klagen anhängig sind, im Verletzungsverfahren ein abweisendes Urteil treffen darf (zweite Vorlagefrage).

Ein solches Vorgehen stehe nicht im Widerspruch zu dem in Art 4 Abs 3 EUV verankerten Grundsatz der Effektivität, wonach die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert werden darf, wenn – wie im Ausgangsverfahren – dasselbe Gericht zugleich über die Verletzungs- und die Widerklage zu entscheiden hat, sich in beiden Verfahren dieselben Parteien gegenüberstehen und über dieselben Verteidigungsmittel verfügen. Auch könne der mögliche Fall, dass eine der Parteien versucht, mit Rechtsmitteln den Eintritt der Rechtskraft der erstinstanzlichen Entscheidungen zu verzögern, nicht mehr Gewicht haben als die Verpflichtung des Gerichts, den bei ihm anhängigen Rechtsstreit zu entscheiden. Zudem lägen keine Anhaltspunkte vor, dass ein solches Vorgehen gegen den ebenfalls in Art 4 Abs 3 EUV verankerten Grundsatz der Äquivalenz verstößt.

Freilich ist es dem Unionsmarkengericht aber weiterhin unbenommen, die Rechtskraft der Entscheidung über die Widerklage abzuwarten, bevor es über die Verletzungsklage entscheidet.

4.         Anmerkungen

Das Urteil des EuGH schafft Klarheit über eine verfahrensrechtliche Frage des Unionsmarkenrechts, die sich insbesondere dann stellt, wenn das Zivilprozessrecht – wie in Österreich – nicht zwingend dem der UMV zu Grunde liegenden Konzept einer Widerklage folgt.

In einer Konstellation wie im Ausgangsverfahren wird sich durch das Urteil des EuGH am Ergebnis des erstinstanzlichen Verfahrens aber wohl nichts ändern. Schließlich ist davon auszugehen, dass das Erstgericht auch der Widerklage wegen eines Nichtigkeits- oder Verfallsgrunds stattgeben wird, wenn es bereits im Verletzungsstreit vom Vorliegen desselben einredeweise geltend gemachten Nichtigkeits- oder Verfallsgrunds ausgeht.

Während die Antwort des EuGH auf die erste Vorlagefrage überzeugt, steht die Beantwortung der zweiten Vorlagefrage in einem gewissen Wertungswiderspruch zu Art 132 Abs 1 UMV. Dieser enthält Vorschriften für den Fall, dass ein Verletzungsverfahren zu einem Zeitpunkt anhängig gemacht wird, zu dem bereits vor einem anderen Unionsmarkengericht oder dem EUIPO die Gültigkeit der im Verletzungsverfahren ins Treffen geführten Unionsmarke mit Wirkung erga omnes angegriffen wurde. Das später anhängig gemachte Verletzungsverfahren ist, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen auszusetzen und die – wohl rechtskräftige – Entscheidung des früher anhängig gemachten Verfahrens über den Verfall oder die Nichtigkeit der Unionsmarke abzuwarten. Zudem kann gemäß Art 128 Abs 7 UMV das mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit befasste Unionsmarkengericht auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke ein Verletzungsverfahren aussetzen und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim EUIPO die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verletzungsverfahren fortgesetzt; die Widerklage gilt als zurückgenommen. Stellt der Beklagte fristgerecht den Verfalls- oder Nichtigkeitsantrag beim EUIPO, wird das Verletzungsverfahren ausgesetzt (eine Aussetzung des Widerklageverfahrens, über die ebenfalls im Zusammenhang mit dem "Baucherlwärmer" gestritten wurde [OGH 3.5.2017, 4 Ob 63/17v], ist nicht Gegenstand von Art 128 Abs 7 UMV und wäre im Kontext dieser Bestimmung auch völlig sinnwidrig).

In einer Konstellation wie im Ausgangsverfahren ist zwar aufgrund einer zeitgleichen Entscheidung des sowohl für das Verletzungs- als auch das Widerklageverfahren zuständigen Gerichts davon auszugehen, dass die Entscheidungen kohärent sind und eine solche Kohärenz auch in den Rechtsmittelinstanzen von den Parteien durch Bekämpfung beider Entscheidungen gewahrt werden kann. Aus prozessökonomischer Sicht bedeutet ein solches Vorgehen aber einen Mehraufwand. Wenn dem Kläger infolge des Aussetzens des Verletzungsprozesses bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die Widerklage Rechtsnachteile drohen, kann das Gericht diesen auch dadurch begegnen, dass es einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen trifft.

 

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