„Scorpio GmbH“ jetzt keine Verletzung der Marke „Skorpion“ mehr?18.06.2013
von Rainer Schultes, Rechtsanwalt bei TaylorWessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH
Der OGH hat mit einer aktuellen Entscheidung vom 19. 3. 2013 zu 4Ob 223/12s (scheinbar) seine Rechtsprechung zur Reichweite des Markenschutzes geändert. Er hat die Verwendung der Firma Scorpio Security Bewachungen GmbH nicht als Verletzung der Marke „SKORPION MOBILE EINSATZGRUPPE“ beurteilt, jedoch hat das Berufungsgericht das weitere Unterlassungsbegehren „Bewachungsdienstleistungen und/oder Dienstleistungen als Detektiv unter der Bezeichnung „Scorpio“ oder in einer anderen, dem Kennzeichen „Skorpion“ der Klägerin verwechselbar ähnlichen Bezeichnung anzubieten und/oder zu erbringen,“ zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen.
Während man bisher gemeinhin davon ausging, dass die Beseitigung einer Markenverletzung auch die Änderung des (markenverletzenden) Firmenwortlautes verlangt, hat der OGH nun – unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH C-17/06 – Céline differenziert.
Markenverletzend sind nur Handlungen im Sinne des § 10 MSchG, also – verkürzt gesagt – die kennzeichenmäßige Verwendung einer Marke für die Waren und/ oder Dienstleistungen, für die diese registriert ist.
Die Firma ist nach dem UGB der in das Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Die Firma muss zur Kennzeichnung des Unternehmers geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen.
Hierin wird der Unterschied zur Marke deutlich. Die Marke muss Waren oder Dienstleistungen unterscheidungsfähig kennzeichnen (können). Die Firma hingegen muss lediglich das Unternehmen von anderen unterscheiden. Damit ist das Objekt, auf das sich die Unterscheidungskraft bezieht, ein anderes.
Da meist die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens mit dem Firmenschlagwort gekennzeichnet werden, ergeben sich in der Regel Überschneidungen, die diese Unterscheidung verzichtbar erscheinen lassen. Das muss nicht immer so sein.
Bringt etwa ein Franchisenehmer seine Waren unter einem ganz von seiner Firma verschiedenen Kennzeichen in Verkehr, fällt die Firma (und das Firmenschlagwort) und die kennzeichenmäßige Verwendung der Marke der Waren oder Dienstleistungen auseinander.
Da ein solcher Fall nur ausnahmsweise eintritt wurde bisher in der Rechtsprechung häufig nicht unterschieden, wofür eine Marke verwendet wurde – für die Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung einerseits oder zur Kennzeichnung eines Unternehmens andererseits.
Es wurde gemeinhin auch bei der Verwendung einer Marke oder eines Markenbestandteils als Firma oder Teil einer Firma eine Markenbenutzung bejaht, weil damit zwar unmittelbar auf die Person des Unternehmensinhabers, mittelbar aber doch auch auf die Herkunft der aus diesem Unternehmen stammenden Waren und Dienstleistungen hingewiesen wurde.
Der OGH hat, unter Berufung auf den EuGH (C-17/06 – Céline) dieser Auffassung widersprochen. Nach dem EuGH (und ihm nun folgend dem OGH) ist die Benützung einer Marke durch den Inhaber einer gleichnamigen Firma als Firmenbestandteil infolge der unterschiedlichen Funktionen von Firma und Marke kein Kennzeichenverstoß, es sei denn, dass der dazu nicht befugte Dritte seine Firma auf den Waren, die er vertreibt, anbringt oder sie in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwischen der Firma und den vom Dritten vertriebenen Waren hergestellt wird, sie also gewissermaßen zur Marke macht, und dadurch die Funktionen der Marke, insbesondere die Herkunftsfunktion, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Hingegen greift die Nutzung einer fremden Marke nur als (Teil einer) Unternehmensbezeichnung noch nicht in Markenrechte ein, entscheidend ist vielmehr, ob damit auch Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet werden und ob in diesem Fall Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Marke ist gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch damit nicht mehr geschützt.
Daraus folgt, dass auch kein markenrechtlicher Anspruch auf (vollständige oder teilweise) Löschung einer Firma bestehen kann. Denn ein solcher Anspruch wäre wegen der Zulässigkeit der rein firmenmäßigen Nutzung durch keinen gleich weit reichenden Unterlassungsanspruch gedeckt; er ginge über das hinaus, was der Markeninhaber materiell-rechtlich verlangen kann. Dazu kommt ein Weiteres: Der Schutz der Marke besteht nur in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Selbst eine unmittelbar kennzeichenmäßige Nutzung - etwa durch das Bewerben von Dienstleistungen unter der Firma - könnte daher nicht untersagt werden, wenn weder Doppelidentität noch Verwechslungsgefahr besteht. Die Rechtslage ist hier nicht anders als bei der Nutzung einer fremden Marke als Domain-Name: Der Unterlassungsanspruch bezieht sich auch dort (nur) auf die konkrete Verwendung zur Kennzeichnung bestimmter (Webseiten-)Inhalte; ein Löschungsanspruch besteht daher - anders als nach der früheren Rechtsprechung - nicht. Gleiches muss für den markenrechtlich begründeten Anspruch auf vollständige oder teilweise Löschung einer Firma gelten.
Die Firma darf freilich dennoch keine Angaben enthalten, die geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise irrezuführen.
Der vom OGH entschiedene Fall wird voraussichtlich ein Exot unter den Markenverletzungsverfahren bleiben. In aller Regel wird sich der Beklagte auch eine markenmäßige Verwendung vorwerfen lassen müssen. Nichtsdestotrotz wird diese Entscheidung Einfluss auf die Praktiker haben, wenn sie die Gestaltung von Klagebegehren vornehmen oder beurteilen müssen. Und der so einschneidende Firmenwechsel wird wohl zum Ausnahmefall werden.
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