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Bösgläubige Anmeldung, aber kein Ausschließungsrecht11.01.2024

Die Marke „Lipizzaner“ war Gegenstand von zwei Entscheidungen des OGH zur Bösgläubigkeit von Markenanmeldungen und zur Kennzeichenverletzung nach dem UWG.

OGH 27.6.2023, 4 Ob 54/23d – Lipizzaner I und 4 Ob 87/23g – Lipizzaner II

Die Spanische Hofreitschule war seit 1987 Inhaberin einer Bildmarke, die einen Lipizzaner samt Bereiter in der typischen Dressurposition „Levade“ zeigt. Das Wort „Lipizzaner“ hatte sie dagegen nicht registriert. Sie stellte nun gestützt auf § 34 MSchG (Markenschutzgesetz) den Antrag, die Wortmarke „Lipizzaner“ und eine Wortbildmarke mit einer entsprechenden Abbildung, die seit 1999 für ein Unternehmen eingetragen waren, das Lebensmittelprodukte wie „Lipizzaner-Kugeln“ und „Lipizzaner-Torten“ sowie Kosmetika (Hautcremen, Flüssigseifen) unter dieser Marke vertreibt, zu löschen.Es sei notorisch, dass der Begriff „Lipizzaner“ seit langem mit der Spanischen Hofreitschule assoziiert und als deren Produkt- und Markenzeichen wahrgenommen werde. Der Ruf und die Wertschätzung der Lipizzaner werde von der Antragsgegnerin kommerziell genutzt, etwa durch den Verkauf von Souvenirartikeln. Die Antragsgegnerin habe aber keinen auch nur irgendwie gearteten Bezug zum Begriff „Lipizzaner“. Es sei daher offenkundig, dass sie ihre Marken allein aus unlauteren Motiven angemeldet habe, wobei sich die Behinderungsabsicht auch aus der Vielzahl der geschützten Waren- und Dienstleistungsklassen ableiten lasse.

Die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts löschte die angegriffenen Marken rückwirkend zum Zeitpunkt ihrer Registrierung wegen bösgläubiger Anmeldung. Die Antragsgegnerin habe keinerlei Bezug zu Pferden oder zu Lipizzanern. Die Anmeldung sei nicht im Interesse erfolgt, die Marken für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verwenden, sondern nur, um andere möglichst umfangreich von der Benutzung des Begriffs „Lipizzaner“ abzuhalten. Der OGH bestätigte diese Entscheidung mit Beschluss vom 27.6.2023, 4 Ob 54/23d – Lipizzaner I.

Gemäß § 34 MSchG kann jedermann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Bösgläubiger Markenrechtserwerb setzt die Absicht des Anmelders voraus, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund des Anmelders sein; es genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt. Eine Markenanmeldung ist auch dann bösgläubig, wenn sie ohne eigene Benutzungs- oder Vermarktungsabsicht erfolgt, sondern hauptsächlich dazu dient, dritte Unternehmen, die später gleiche oder ähnliche Zeichen nutzen, auf Unterlassung und Zahlung in Anspruch zu nehmen. Bösgläubigkeit ist dann anzunehmen, wenn dem Markeninhaber im Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war, dass Mitbewerber für ähnliche oder identische Waren Zeichen verwenden, die dem von ihm als Marke angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnlich sind.Zeitlich relevant für die Beurteilung ist ausschließlich der Zeitpunkt der Anmeldung. Nicht mehr verfolgbar ist nach dieser Bestimmung ein späteres sittenwidriges Verhalten des Anmelders bzw des Markeninhabers. Ob Bösgläubigkeit vorliegt, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen.

Bereits in der Entscheidung 17 Ob 7/11w hatte der OGH in Abkehr von einer früheren Entscheidung (4 Ob 82/95) ausgesprochen, wie sehr sich – aus der unmittelbaren Verwaltung der öffentlichen Hand ausgelagerte und damit wirtschaftlich selbstständige – Institutionen wie Museen oder auch die Spanische Hofreitschule bemühen müssten, durch Merchandising zusätzliche Einnahmen zu erzielen und wurden die auf einem Souvenirteller angebrachten Worte „Spanische Reitschule“ als unterscheidungskräftiger Hinweis auf die Herkunft der Ware und daher als ein die Markenrechte der Spanischen Hofreitschule beeinträchtigender, kennzeichenmäßiger Gebrauch angesehen. In diesem Sinne betrachtete das Höchstgericht im aktuellen Fall die Anmeldung der Marke „Lipizzaner“ durch ein Unternehmen, das ohne jedwede rechtliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung zu dem mit „Lipizzaner“ verbundenen/assoziierten Kulturgut steht und der es im Zeitpunkt der Anmeldung an einer überwiegenden Benutzungsabsicht fehlte, als bösgläubig, weil damit Dritte (und vor allem die dazu berechtigte Spanische Hofreitschule) an der Benützung dieses Zeichens gehindert werden. Diese Beurteilung wird, so der OGH, vor allem auch dadurch gestützt, dass die damalige Markenregistrierung für eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Waren und Dienstleistungen erfolgte, um „Dritten zuvorzukommen“.

Im zweiten, parallelen Verfahren zwischen denselben Streitparteien klagte die Spanische Hofreitschule (insbesondere) auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens „Lipizzaner“ für Lebensmittel, Kosmetika und Aufschriften auf Geschäftslokalen. Der Begriff „Lipizzaner“ werde mit ihr assoziiert und als ihr „Produkt“ bzw „Markenzeichen“ wahrgenommen. Die Beklagte würde diesen Ruf schmarotzerisch ausbeuten und deshalb gegen § 1 UWG verstoßen. Die Beklagte nehme bei der Vermarktung ihrer Produkte nicht nur allgemein auf die Pferderasse Bezug, sondern verwende gezielt Elemente aus dem Symbolrepertoire der Klägerin, wie etwa die Dressurposition „Levade“ oder den von Bereitern getragenen Zweispitz.Außerdem erwecke die Beklagte den unzutreffenden Eindruck einer wirtschaftlichen oder rechtlichen bzw organisatorischen Verbindung zu ihr, indem sie sich am Symbolschatz der Klägerin bediene und eine K&K-Optik verwende. Dieses Imitationsmarketing sei irreführend iSd § 2 Abs 3 Z 1 UWG und verstoße auch gegen § 9 UWG.

Dieses Begehren wurde jedoch abgewiesen (OGH 27.6.2023, 4 Ob 87/23g – Lipizzaner II), was im Wesentlichen wie folgt begründet wurde: Die Klägerin kann ohne gesetzliche Grundlage (zB MSchG, UrhG, § 43 ABGB und § 9 Abs 1 UWG) keine Ausschließungsrechte am Begriff „Lipizzaner“ beanspruchen. Eine Gattungsbezeichnung (hier: für eine Pferderasse) könne zwar zu einem Unternehmenskennzeichen der Klägerin iSd § 9 Abs 1 UWG werden. Dafür müssten aber nahezu 100 % der angesprochenen Verkehrskreise sämtliche Lipizzanerpferde (und nicht nur die von der Klägerin in der Dressur eingesetzten weißen Lipizzaner-Hengste) als „Produkt“ bzw „Kennzeichen“ der Klägerin verstehen. Dies behauptet aber nicht einmal die Klägerin und liegt dies im Hinblick auf die weltweite Zucht, unter anderem im namensgebenden Lipica, sowie den vielfältigen Einsatz der Pferde in Sport und Freizeit auch nicht nahe. Der Begriff „Lipizzaner“ ist weder für die Klägerin geschützt noch kann sie die Gattungsbezeichnung einer Pferderasse „monopolisieren“. Dies gilt auch dann, wenn diese berühmte Pferderasse (auch) mit der Klägerin in Verbindung gebracht wird.

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